Wyrok z dnia 29 czerwca 2011 roku, sygn. akt I C 669/07

Szczegóły: Opublikowano: wtorek, 18, październik 2011 12:20

Jeżeli do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy doszło przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 99 poz. 662), to przeciwko naruszycielowi można skierować roszczenia przewidziane w ustawie prawo własności przemysłowej w brzmieniu sprzed 20 czerwca 2007 roku.

W myśl art. 322 k.p.c. stosowanego per analogiam do roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jeżeli nie jest możliwe ustalenie rozmiaru tej korzyści lub jest to nader utrudnione sąd może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Sygn. akt I C 669/07

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2011 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSA Mirosław Konieczka

Protokolant Edyta Kornacka

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2011 roku w Białymstoku

sprawy z powództwa L. P.B. & C. spółki jawnej w P.

przeciwko J. B. D. i E. D.

o naruszenie praw ochronnych na znak towarowy i zapłatę

Zasądza od pozwanego J. B. D. na rzecz powódki L. P. B. & C. spółki jawnej w P. kwotę 3.270,92 zł (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa groszy);
Zasądza od pozwanej E. D. na rzecz powódki L. P. B. & C. spółki jawnej w P. kwotę 8.751,88 zł (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy);
Nakazuje pozwanemu J. B. D. jednokrotne opublikowanie, w jednym z wydań ukazujących się od poniedziałku do czwartku, w terminie miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, na trzeciej stronie dziennika Rzeczpospolita (biały grzbiet), na powierzchni dwóch modułów, oświadczenia o następującej treści „J. B. D. oświadcza, że będąc użytkownikiem portalu aukcyjnego eBay o nazwie „m.” i wprowadzając do obrotu produkty kosmetyczne oznaczone znakiem L. dopuścił się naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy L. spółki L. P. B. & C. spółka jawna w P. i z tego powodu wyraża ubolewanie oraz informuje, że zaprzestał tych naruszeń” i jednocześnie upoważnia powódkę do opublikowania powyższego oświadczenia na koszt pozwanego na wypadek niewykonania w terminie wyroku w tej części;
Nakazuje pozwanej E. D. jednokrotne opublikowanie, w jednym z wydań ukazujących się od poniedziałku do czwartku, w terminie miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, na trzeciej stronie dziennika Rzeczpospolita (biały grzbiet), na powierzchni dwóch modułów, oświadczenia o następującej treści „E. D. oświadcza, że będąc użytkownikiem portalu aukcyjnego eBay o nazwie „k.” i „n.” oraz wprowadzając do obrotu produkty kosmetyczne oznaczone znakiem L. dopuściła się naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy L. spółki L. P. B. & C. spółka jawna w P. i z tego powodu wyraża ubolewanie oraz informuje, że zaprzestała tych naruszeń” i jednocześnie upoważnia powódkę do opublikowania powyższego oświadczenia na koszt pozwanej na wypadek niewykonania wyroku w tej części;
Umarza postępowanie co do żądania zapłaty odszkodowania;
Oddala powództwo w pozostałej części;
Opłatę ostateczną od żądania zakazania pozwanym wprowadzania do obrotu produktów oznaczonych znakiem towarowym L. ustala na kwotę 800 zł i uznaje ją za uiszczoną w całości przez powódkę;
Zasądza od każdego z pozwanych na rzecz powódki kwoty po 575,54 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

L. P. B. & C. spółka jawna w P. w pozwie przeciwko J. B. D. oraz E. D. domagała się zakazania im wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych zawierających oznaczenie L., zasądzenia od nich tytułem odszkodowania kwoty, którą zobowiązała się wskazać po złożeniu opinii przez biegłego, nakazania pozwanym wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści osiągniętych ze sprzedaży produktów kosmetycznych zawierających oznaczenie L. w kwocie 112.000 zł, zobowiązania ich do zniszczenia na własny koszt znajdujących się w ich posiadaniu produktów kosmetycznych oraz opakowań, a także materiałów reklamowych i promocyjnych zawierających oznaczenie L., nakazania im złożenia oświadczeń o treści i formie szczegółowo w pozwie sprecyzowanej, a na wypadek ich nieopublikowania upoważnienia jej do opublikowania sentencji wyroku oraz oświadczeń na koszt pozwanych, a nadto orzeczenia o kosztach procesu według norm przepisanych ewentualnie przedłożonego zestawienia kosztów.

W uzasadnieniu wskazała, że jest spółką należącą do grupy L. działającej w branży produkcji i dystrybucji wysokiej jakości kosmetyków. Grupa jest światowym liderem rynku kosmetycznego. Spółka natomiast istnieje od 1935 roku i zdobyła światową pozycję w produkcji najwyższej jakości wyrobów kosmetycznych oznaczanych między innymi znakiem towarowym L.. Powódka prowadzi sprzedaż swoich produktów wyłącznie za pośrednictwem własnych kanałów dystrybucyjnych. Znajdujące się w obrocie towary spełniają wysokie standardy jakości zarówno w odniesieniu do produktu jak i jego opakowania. Spółka jest uprawniona z rejestracji znaku towarowego L.. Prawo ochronne na znak towarowy trwa nieprzerwanie od 1970 roku.

J. B. D. i E. D. używając pseudonimu „k.” prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisu aukcyjnego eBay. J. D. zarejestrował się jako użytkownik serwisu aukcyjnego w dniu 15 marca 2006 roku. Podstawowym przedmiotem tej działalności była sprzedaż artykułów kosmetycznych rozmaitych marek opatrzonych także podrobionymi znakami towarowymi L.. W dniu 14 lipca 2006 roku pozwani oferowali łącznie 671 rozmaitych kosmetyków oznaczonych różnymi znakami towarowymi. W opakowaniach oznaczonych znakiem towarowym L. sprzedawali oni po znacznie zaniżonych cenach produkty o niewiadomym składzie i pochodzeniu.

W lipcu 2006 roku M. B. za pośrednictwem serwisu aukcyjnego zakupił od użytkownika „k.” cztery produkty oznaczone znakiem towarowym należącym do powódki. W sprawie zakupów kontaktował się z E. D., a pieniądze za zakupione towary wpłacił na rachunek bankowy pozwanej. Po analizie tychże produktów dokonanej przez wyspecjalizowane służby powódki okazało się, że produkty te są opatrzone podrobionym znakiem towarowym.

Zdaniem powódki jej żądania mają oparcie tak w przepisach z zakresu ochrony znaków towarowych jak i w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działania pozwanych polegające na oferowaniu i sprzedaży produktów podrobionych, oznaczonych bezprawnie znakiem towarowym L., który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym na rzecz powódki, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, naruszyły jej prawa do krajowego znaku towarowego. Działania te jednocześnie stanowiły czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przepis art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym albo znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Pozwani wprowadzali do obrotu podrobione produkty kosmetyczne oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym L., który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym na rzecz powódki.

Towary objęte prawem do krajowego znaku towarowego L., to jest wyroby kosmetyczne i produkty do makijażu, są identyczne w porównaniu z produktami, które pozwani wprowadzali do obrotu.

Jednocześnie powódka nie udzieliła pozwanym zgody na używanie w obrocie handlowym oznaczeń identycznych do jej znaków towarowych dla towarów identycznych lub podobnych, a zatem działania pozwanych są bezprawne.

Powódka podniosła równocześnie, że art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera definicje czynu nieuczciwej konkurencji. Jest nim działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Wprowadzanie do obrotu podrobionych towarów oznaczonych znakiem towarowym L. przynosi pozwanym zarówno nienależną korzyść, jak również jest szkodliwe dla renomy znaku L..

Renoma znaku towarowego stanowi dobro wyjątkowo podatne na nieodwracalną szkodę. Działania pozwanych mogą zniweczyć nawet znaczne nakłady, których celem jest tworzenie pozytywnych skojarzeń z danym znakiem towarowym wśród potencjalnych odbiorców. Wprowadzanie do obrotu podrobionych towarów oznaczonych znakiem L. jest korzystaniem z renomy, którą wypracowała spółka L., budując luksusowy wizerunek swoich produktów. Nie może ulegać wątpliwości, że towary oznaczone znakiem L. pochodzące od pozwanych nie są w stanie dorównać jakości luksusowym produktom powódki, która wykorzystuje najlepsze doświadczenia francuskich laboratoriów. W rezultacie odbiorcy zawiedzeni jakością produktów zakupionych u pozwanych będą z pewnością przenosić niekorzystne skojarzenia na produkty powódki.

Zgodnie z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki w postaci ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Opisane powyżej naruszenia praw do krajowego znaku towarowego powódki uzasadniają, jej zdaniem, dochodzenie przez nią roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w postaci wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów w rozumieniu art. 10 ustawy. Należy zauważyć, iż nawet w zwykłych warunkach obrotu produkty podrobione są dla przeciętnego klienta nie do odróżnienia od produktów oryginalnych ze względu na niemal identyczną postać zewnętrzną obu towarów. Prawidłowa ocena produktu pod kątem oceny jego oryginalnego pochodzenia przez przeciętnego klienta w warunkach sprzedaży przez Internet jest niemal niemożliwa.

W toku procesu powódka cofnęła pozew w zakresie żądania zapłaty odszkodowania.

Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie na ich rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Wyrazili zgodę na częściowe cofnięcie pozwu i domagali się zasądzenia od powódki kosztów w tym zakresie. Stwierdzili, że działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu eBay prowadził tylko J. D.. Działalność ta była zarejestrowana tylko na niego, zatem wyłącznie on posiada legitymację bierną w sprawie.

Wyjaśnili także, że powódka nie zdołała wykazać, że produkty sprzedawane za pośrednictwem portalu aukcyjnego eBay były podrobione. Co do czterech produktów powódka przedstawiła jedynie pisemne oświadczenie swojego pracownika, które nie może być dowodem tego, że produkty te były podrobione. Natomiast co do pozostałych produktów to brak jest jakiegokolwiek dowodu na okoliczność tego, że były one podrobione. Nadto, zdaniem pozwanych, powódka nie wykazała ani wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanych korzyści, ani nawet tego, że pozwani taką korzyść uzyskali.

Sąd ustalił, co następuje:

Poza sporem jest, że powódka jest francuską firmą należącą do grupy L. działającej w branży produkcji i dystrybucji wysokiej jakości kosmetyków. Grupa jest światowym liderem rynku kosmetycznego zatrudniającym około 52.000 pracowników i sprzedającym wyroby kosmetyczne w około 130 krajach świata. Spółka L. jest przede wszystkim producentem luksusowych wyrobów perfumeryjnych, a także produktów do makijażu i produktów do pielęgnacji ciała, które oznacza szeregiem znanych znaków towarowych. Spółka prowadzi sprzedaż swoich produktów wyłącznie za pośrednictwem własnych kanałów dystrybucyjnych. Znajdujące się w obrocie towary spełniają wysokie standardy jakości zarówno w odniesieniu do samego produktu jak i opakowania.

Powódce przysługuje prawo ochronne na znak towarowy L.. Ochrona trwa od 1970 roku i została przedłużona do 15 maja 2020 roku

dowód: świadectwo ochronne, k. 28-30, decyzja, k. 31, pismo wraz z tłumaczeniem, k. 32-33, wyciąg z rejestru znaków towarowych, k. 34-35, pismo z Urzędu Patentowego, k. 263.

E. i J. B. D. prowadzili zarejestrowaną działalność gospodarczą

dowód: wydruk z bazy danych, k. 67 akt III K . Sądu Rejonowego w B., zaświadczenia, k. 83-84 akt III K . Sądu Rejonowego w B..

W portalu aukcyjnym eBay zostali zarejestrowani użytkownicy o nazwach „k.”, „n.”, „m.” oraz „w.”. Konto „m.” zostało zarejestrowane przy użyciu danych osobowych J. B. D., natomiast pozostałe konta przy użyciu danych E. D.. Na dysku twardym komputera znajdującego się w mieszkaniu pozwanych odnaleziono ślady logowań na internetowym portalu aukcyjnym eBay użytkowników o nazwach „k.”, „n.” i „m.” oraz usunięte pliki zawierające fotografie kosmetyków L.

dowód: pisma eBay, k. 79-81 akt III K . Sądu Rejonowego w B., opinia, k. 166-174 akt III K . Sądu Rejonowego w B..

Za pośrednictwem konta „k.” sprzedano kosmetyki opatrzone znakiem towarowym L. o wartości 28.340,43 zł, konta „m.” o wartości 10.903,05 zł, a konta „n.” o wartości 832,50 zł

dowód: informacja eBay z płytą CD k.115-116, protokół oględzin z wydrukiem 120-143 w aktach III K . Sądu Rejonowego w B., wydruk, k. 36-42, 102-104.

Do polskich przedstawicieli L. P. B. & C. spółki jawnej w P. zaczęły docierać informacje o nielegalnym handlu produktami opatrzonymi przysługującym spółce znakiem towarowym. Zlecili oni więc firmie detektywistycznej „L.” ich weryfikację. W tym celu współwłaściciel firmy detektywistycznej M. B. dokonał w dniu 29 czerwca 2006 roku zakupu czterech kosmetyków od użytkownika „k.”. Były wśród nich kosmetyki opatrzone znakiem towarowym powódki. Z powiadomienia otrzymanego od portalu aukcyjego uzyskał on informacje, iż sprzedawcą przedmiotów była E. D.. Za towary zapłacił przelewem na jej konto

dowód: zeznania M. B., k. 250-251.

Łączny przychód ze sprzedaży kosmetyków opatrzonych znakiem towarowym L. na trzech kontach wyniósł 40.075,98 zł, przy czym na koncie „n.” 832,50 zł, na koncie „m.” 10.903,05 zł, a na koncie „k.” 28.340,43 zł. Nie ma możliwości ustalenia rzeczywistego zysku uzyskanego z tej sprzedaży z uwagi na brak dokumentacji dotyczącej kosztów uzyskania przychodu. Przy uwzględnieniu wskaźnika poziomu kosztów w sektorze przedsiębiorstw prywatnych w 2006 roku, który wynosił 94,6%, zysk ten na poszczególnych kontach kształtowałby się odpowiednio na poziomie 44,96 zł, 588,76 zł i 1.530,38 zł. Faktyczne koszty prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pomocą portali internetowych są niższe aniżeli w przypadku sprzedaży prowadzonej w sposób tradycyjny. Składają się na nie koszty dostępu do Internetu, marża pobierana przez operatora serwisu aukcyjnego, koszty nabycia towarów oraz koszty własnej pracy sprzedawcy.

dowód: opinia biegłego, k. 272-308, 379-382, 400-401.

Sąd zważył, co następuje:

Powódce przysługuje prawo ochronne na znak towarowy L. zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej na produkty perfumeryjne, mydła, kosmetyki, środki upiększające oraz artykuły toaletowe w 3 klasie nicejskiej. Przez uzyskanie tego prawa, na mocy art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2003r., nr 119, poz. 1117 ze zm.), nabyła ona uprawnienie do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Na czym polega to uprawnienie wskazuje, chociaż w sposób jedynie przykładowy, art. 154 Prawa własności przemysłowej. Używanie znaku może polegać między innymi na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy. Jednocześnie art. 155 p.w.p. reguluje instytucję tak zwanego wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z tym przepisem prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Regulacja ta oznacza, że tylko osoba dysponująca prawem ochronnym na znak towarowy jest uprawniona do podejmowania czynności związanych z obrotem towarami opatrzonymi tym znakiem. Inne osoby działań takich mogą dokonywać jedynie za zgodą osoby uprawnionej, chyba że uległo wyczerpaniu prawo ochronne na znak towarowy, tzn. towary zostały wprowadzone na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Oznacza to również, że także działania w stosunku do towarów opatrzonych znakiem przez uprawnionego (oryginalnych) i wprowadzonych przez niego do obrotu, ale poza obszarem EOG, mogą być podejmowane wyłącznie przez uprawnionego z prawa ochronnego lub za jego zgodą. Jeżeli czynności takich dokonuje inna osoba bez zgody uprawnionego, to działaniem tym narusza prawo ochronne.

Co do zasady zatem wyłącznie uprawniona do korzystania ze znaku towarowego, w tym w sposób określony w art. 154 p.w.p., jest osoba, której przysługuje prawo ochronne na znak towarowy. Uzyskanie prawa ochronnego daje uprawnionemu formalną legitymację do dochodzenia roszczeń przewidzianych w przypadku naruszenia takiego prawa. Wyłączność oznacza przysługiwanie uprawnienia tylko tej osobie. Każdy inny podmiot, korzystając ze znaku towarowego przysługującego uprawnionemu z tytułu posiadania prawa ochronnego, narusza to prawo, chyba że legitymuje się zgodą uprawnionego, w tym udzieloną w zawartej z nim umowie licencyjnej, albo że działa po wyczerpaniu prawa ochronnego na znak towarowy, albo też dysponuje innym uprawnieniem przewidzianym przez przepisy prawa (por. chociażby art. 160 p.w.p.).

W sytuacji gdy uprawniony dochodzi roszczeń z tytułu naruszenia praw ochronnych do znaku towarowego, przewidzianych w ustawie Prawo własności przemysłowej, dostateczną dla niego legitymacją jest to prawo. Wystarczy zatem, że wykaże on przysługiwania prawa ochronnego na znak towarowy w stosunku do określonych towarów oraz naruszenie tego prawa przez osobę trzecią (naruszyciela). Definicję naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zawiera art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej. Jest nim każde bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Posiadanie prawa ochronnego oznacza wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego. Korzystanie przez inne osoby ze znaku towarowego objętego prawem ochronnym jest więc bezprawne, chyba że wykażą one istnienie uprawnienia do korzystania z cudzego znaku towarowego. Istnienie takiego uprawnienia wyłącza bezprawność działania. Jako, że z istnieniem uprawnienia wiąże się wyłączenie bezprawności działania naruszyciela, on z faktu tego wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne i jego obciąża ciężar dowodu w tym zakresie (art. 6 k.c.).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala ustalić, że pozwani naruszyli prawo ochronne powódki na znak towarowy L.. Przysługiwanie powódce tego prawa nie było przez nich kwestionowane. Na mocy prawa ochronnego na znak towarowy powódka mogła dokonywać, z wyłączeniem innych osób, w tym pozwanych, czynności dotyczących towarów opatrzonych znakiem. Pozwani nie negowali tego, że sprzedaż za pośrednictwem kont o nazwach „k.”, „n.” „m.” obejmowała towary opatrzone znakiem towarowym identycznym ze znakiem towarowym L.. Nie kwestionowali również, że oferowane towary były identyczne z towarami, na które udzielono prawa ochronnego. Powyższe oznacza, że osoby dokonujące transakcji na tychże kontach używały w obrocie znaków towarowych identycznych ze znakiem objętym prawem ochronnym powódki w odniesieniu do identycznych produktów (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.).

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega między innymi na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego. Używanie znaku towarowego obejmuje między innymi oferowanie i wprowadzeniu do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym, ich eksport i import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu. Pozwani sprzedając towary opatrzone znakiem towarowym L. działania takie podejmowali. Osoba legitymująca się prawem ochronnym ma prawo używać tego znaku z wyłączeniem innych osób. Używanie znaku towarowego przez inne osoby jest zatem co do zasady bezprawne. Dla uprawnionego ze znaku towarowego wystarczające jest zatem wykazanie używania znaku towarowego. Bezprawność używania tego znaku wynika z wyłączności uprawnienia takiej osoby. Dopiero wykazanie przez osoby korzystające z cudzego znaku towarowego, że przysługuje im w stosunku do tego znaku określone uprawnienie, wyłączałoby tę bezprawność. Istnienie takiego uprawnienia pozwani nie wykazali.

E. D. zaprzeczała, że dokonywała obrotu towarami ze znakiem L., twierdząc, że sprzedaży kosmetyków dokonywał wyłącznie jej mąż. Obrona ta okazała się nieskuteczna, o czym niżej. Z kolei jej mąż twierdził, że sprzedawane przez niego towary były oryginalne, a zatem wyczerpało się prawo ochronne na znak towarowy. Nie wyjaśnił jednak, jakie było źródło pochodzenia sprzedawanych towarów, co, jak wskazano wyżej, ma znaczenie dla instytucji wyczerpania się prawa ochronnego. W postępowaniu karnym podnosił, że towary oznaczone znakiem towarowym można było nabyć na bazarze od handlarzy zza wschodniej granicy. Gdyby w istocie takie było źródło pochodzenia towarów, a towary te zostały zaopatrzone w znaki towarowe za zgodą uprawnionego, to i tak doszłoby do naruszenia prawa ochronnego. Prawo ochronne wyczerpuje się dopiero po wprowadzeniu towarów opatrzonych znakiem na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Należy także wskazać inne istotne argumenty przemawiające przeciwko pozwanym. Porównanie plansz z obrazem produktów zakupionych przez M.B. oraz plansz z tożsamymi oryginalnymi produktami powódki pozwala stwierdzić, że chociaż każdy z tych produktów zawiera znak towarowy L., to różni się innymi szczegółami opakowań. Strona pozwana nie negowała tego, że na planszach tych są zdjęcia produktów zakupionych przez M. B. od E. D.. Są to skądinąd produkty identyczne jak na zdjęciach zabezpieczonych na dysku komputera w mieszkaniu pozwanych. Pozwala to stwierdzić, że produkty zakupione przez M. B. nie są oryginalne i nie zostały zaopatrzone w znaki towarowe przez powódkę. Co prawda są to jedynie cztery z wielu produktów oferowanych przez pozwanych. Zauważyć jednak trzeba, że pozwani nie wypowiedzieli się na temat źródeł pochodzenia oferowanych towarów. Nie twierdzili w szczególności, aby były one nabywane z różnych źródeł. Pozwala to domniemywać, że wszystkie oferowane przez nich produkty nie były zaopatrzone znakiem towarowym przez powódkę.

Także niska cena oferowanych towarów pozwala stwierdzić, że nie były one oryginalne.

Powódka nie sprecyzowała w jakim zakresie każde z pozwanych naruszyło jej prawo ochronne. Rozważając odpowiedzialność każdego z nich, Sąd uznał, że dowody zgromadzone w sprawie pozwalają wysnuć wniosek, iż czynu polegającego na sprzedaży towarów opatrzonych znakiem towarowym L. dopuściło się każde z nich. Wprawdzie E. D. Już w postępowaniu karnym przeczyła, aby sprzedawała towary za pośrednictwem portalu aukcyjnego eBay. Zgromadzone w sprawie dowody skłaniają jednak do odmiennych wniosków.

Oboje małżonkowie mieli zarejestrowaną działalność gospodarczą. Poszczególne konta były ze sobą powiązane, jakkolwiek konta „k.” i „n.” były zarejestrowane na E. D., a konto „m.” na J. B. D.. Wprawdzie rejestracja w serwisie tego typu nie jest weryfikowana i konto takie może założyć każda osoba. Należy jednak podkreślić, że logowania na tych kontach odbywały się z komputera w mieszkaniu pozwanych, co pozwala uznać, że oni byli użytkownikami tych kont. Poza tym z zeznań M. B. wynika, że za dokonane przez siebie zakupy przelewu dokonywał na rachunek bankowy pozwanej. Gdyby tylko J. B. D. prowadził internetową sprzedaż kosmetyków, to brak byłoby jakiegokolwiek uzasadnienia, by rejestrował konta na eBayu także na żonę. Poza tym do transakcji nie byłby wskazywany rachunek pozwanej. Pozwany zresztą w trakcie procesu nie wyjaśnił dlaczego dokonywał sprzedaży z konta założonego na nazwisko żony. Na jej nazwisko były zarejestrowane aż dwa z trzech kont użytkownika na eBayu.

Podobnego wniosku nie można wyprowadzić jedynie co do zarejestrowanego na E. D. konta „w.” albowiem ze znajdującej się w aktach karnych opinii biegłego z zakresu informatyki nie wynika, aby logowania na komputerze pozwanych dotyczyły także tego konta. Stąd, chociaż konto te zostało także zarejestrowane na E. D., to jednak nie można bezsprzecznie ustalić, że obrotu kosmetykami na tym koncie to ona dokonywała. Nie jest to w sprawie istotne, bo na koncie tym nie odnotowano żadnego obrotu kosmetykami opatrzonymi znakiem towarowym powódki.

Reasumując, Sąd uznał, że skoro brak przeciwnych dowodów, przyjąć można, że każde z pozwanych dokonywało transakcji na zarejestrowanych na swoje nazwisko kontach użytkownika.

Do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy powódki doszło przed 20 czerwca 2007 roku. W tym dniu weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 99 poz. 662), która implementowała dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. U. E. L. nr 157, poz. 45). Zmieniła ona między innymi art. 296 p.w.p., w którym określono katalog roszczeń jakie przysługują uprawnionemu z prawa ochronnego w stosunku do osoby naruszającej to prawo. Nowelizacją tą między innymi usunięto z katalogu roszczeń żądanie usunięcia skutków naruszeń. Na tej podstawie uprawniony mógł się domagać opublikowania w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. W to miejsce została ustanowiona możliwość domagania się opublikowania części lub całości orzeczenia albo informacji o nim. Ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów prawa międzyczasowego. Kolizję przepisów należy więc rozstrzygnąć w oparciu o obowiązującą w prawie cywilnym zasadę, że ustawa nie działa wstecz (art. 3 k.c.) oraz stosując poprzez analogię regulację międzyczasową aktu prawnego najbliższego problematyki uregulowanej ustawą nowelizującą – art. 315 p.w.p. Zgodnie z nim do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy prawo własności przemysłowej stosuje się przepisy dotychczasowe. Wyraża on powszechną na gruncie prawa międzyczasowego zasadę tempus regit actum. Zatem jeżeli do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy doszło przed wejściem w życie ustawy nowelizującej to przeciwko naruszycielowi można skierować roszczenia przewidziane w ustawie prawo własności przemysłowej w brzmieniu sprzed 20 czerwca 2007 roku. Podobną zasadę przyjęto także na gruncie art. XXVI i art. XLIX ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 94 ze zm.) i ma ona w prawie cywilnym walor uniwersalny. Tym samym do oceny roszczeń powódki, także w zakresie przysługujących jej środków ochrony, powinny znaleźć zastosowanie przepisy ustawy prawo własności przemysłowej w brzemieniu sprzed 20 czerwca 2007 roku.

Nie zasługuje na aprobatę odmienny pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 II 2009r. (I ACa 13/09, OSA 2010/5/36). Na jego poparcie Sąd ten przytoczył dwa zasadnicze argumenty.

Po pierwsze, przywołał art. 316 § 1 k.p.c. i wskazał, że zgodnie z nim zmiana stanu prawnego w toku postępowania wymaga przyjęcia za podstawę rozstrzygnięcia przepisów obowiązujących w chwili wyrokowania, chyba że przepisy przejściowe przewidują stosowanie unormowań poprzednio obowiązujących. Zdaniem Sądu, oznacza to, że sąd winien zastosować wyłącznie środki ochrony, jakie ustawa przewiduje w dniu orzekania.

Po drugie, Sąd ten zauważył, że zmiany dokonane ustawą nowelizującą były wynikiem transpozycji norm dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, którą Polska miała obowiązek implementować do swojego porządku prawnego najpóźniej z dniem 29 kwietnia 2006 roku. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego każdy sąd krajowy musi stosować prawo wspólnotowe w całości i udzielać ochrony prawom, jakie system wspólnotowy przyznaje jednostce. Jednocześnie sąd powinien odmówić zastosowania przepisu sprzecznego z prawem wspólnotowym. Już od dnia 30 kwietnia 2006 roku sądy polskie winy stosować bezpośrednio przepisy wynikające ze stosowania dyrektywy.

Pierwszy z tych argumentów jest nieprzekonujący. Przepis art. 316 § 1 k.p.c. wyraźnie stanowi, że sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Z całą pewnością przepis ten należy odnosić do stanu faktycznego sprawy. Przy rozwiązywaniu kolizji prawa w czasie należy uwzględniać zasady prawa międzyczasowego. W pierwszym rzędzie rozwiązania problemu międzyczasowego należy poszukiwać w przepisach prawa międzyczasowego zawartych w ustawie nowelizującej. Gdy ich brak uwzględnić należy ogólne zasady prawa międzyczasowego, w tym powszechnie obowiązującą na gruncie prawa cywilnego zasadę nie działania prawa wstecz, którą wyraża wprost art. 3 k.c. Dopiero w ostateczności kolizję tę można rozstrzygnąć w oparciu o art. 316 k.p.c.

Sięgnięcie do rozwiązań międzyczasowych prawa własności przemysłowej oraz uwzględnienie zasady nie działania prawa wstecz pozwala uznać, że należy stosować środki ochrony przewidziane w ustawie w brzemieniu obowiązującym w dacie dokonywania naruszeń. Z jednej strony nie ma bowiem podstaw by pozbawiać uprawnionego środków ochrony, które przysługiwały mu już w chwili dokonania naruszenia jego prawa (na datę wyrokowania nie ma on żadnego wpływu), a z drugiej strony obciążać naruszyciela środkami, które w dacie jego czynu nie były przewidziane i których nie był świadomy dokonując naruszeń. Dlatego nie jest zasadne sięganie w sprawie po art. 316 k.p.c.

Drugi z argumentów Sądu Apelacyjnego nie dotyczy właściwie problemu intertemporalnego, a jest wyrazem bezpośredniego stosowania dyrektywy po upływie okresu, w jakim miało nastąpić jej wdrożenie. Jest to oczywiście dopuszczalne przy spełnieniu dalszych warunków. Należy jednak zwrócić uwagę, że implementowana cytowaną wyżej nowelizacją Prawa własności przemysłowej dyrektywa w art. 16 dopuszcza zastosowanie przez państwa członkowskie innych właściwych sankcji za naruszenie prawa własności intelektualnej. Istnienie do 2007 roku roszczenia o usunięcie skutków naruszeń, na podstawie którego, uprawniony mógł się domagać nakazania naruszycielowi złożenia odpowiedniego oświadczenia, nie może więc budzić wątpliwości, co do zgodności z tą dyrektywą. Dlatego też brak podstaw, by roszczenie to rugować z przysługujących uprawnionemu środków prawnych. Inaczej rzecz należałoby ocenić w przypadku braku regulacji odnośnie podania orzeczenia do publicznej wiadomości. Z żądaniem takim powódka jednak w sprawie nie występowała.

Żaden z powyższych argumentów nie może zatem uzasadniać stosowania w sprawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 2007 roku. Roszczenia powódki winny być zatem ocenione na gruncie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej w brzmieniu sprzed 20 czerwca 2007 roku. Na gruncie zmian dokonanych tą samą ustawą nowelizującą, ale w odniesieniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 ze zm.), podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z 11 XII 2008r. (I ACa 819/08, Lex 519318).

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. w brzmieniu sprzed 20 czerwca 2007 roku stanowił, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone mogła żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Regulacja ust. 3 wyżej wskazanego przepisu (niezmieniona ustawą z 2007 roku) wyraźnie wskazuje, że z roszczeniami tymi można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku. Zasady te należało mieć na względzie oceniając poszczególne żądania powódki.

Pierwsze z tych żądań dotyczyło zakazania pozwanym wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych zawierających oznaczenie L.. Mieści się ono w katalogu środków przewidzianych w art. 296 ust. 1 p.w.p. tylko o tyle, o ile dotyczy zakazania im wprowadzania do obrotu towarów naruszających prawa ochronne na znak towarowy, uprawniony nie może bowiem zakazać działań mających swoją podstawę prawną chociażby w instytucji wyczerpania prawa ochronnego. Sąd Okręgowy podziela pogląd wyrażony w doktrynie (T. Targosz, A. Tischner, Komentarz do art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, Lex/el 2008), że żądanie zaniechania naruszeń może oznaczać zarówno ich zaprzestanie, jak i niepodejmowanie. Z tego względu z roszczeniem o zaniechanie można występować zarówno wówczas, gdy stan naruszenia trwa, jak i wówczas gdy wprawdzie stan taki ustał, ale istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszycielskich. W związku z tym Sąd musi zbadać, czy w chwili orzekania istnieje stan naruszenia i czy w przyszłości naruszenia mogą się powtórzyć. Ciężar dowodu tych okoliczności obciąża osobę zgłaszającą żądanie (art. 6 k.c.). Dowodu takiego powódka nie przeprowadziła. W trakcie toczącego się postępowania karnego nie zabezpieczono u pozwanych żadnych produktów opatrzonych znakiem towarowym L.. Obecnie pozwani przebywają za granicą, a powódka nie twierdziła nawet, że podejmują się naruszeń jej prawa ochronnego. Żadne okoliczności nie wskazuję także, że istnieje ryzyko podejmowania takich działań w przyszłości. Od czasu naruszenia przez pozwanych prawa powódki minęło kilka lat. Pozwani nie zajmują się już handlem kosmetykami. Uprawniona z prawa ochronnego nie wykazała też, by po wszczęciu postępowania karnego pozwani podejmowali działania naruszające jej prawo. Powyższe pozwala uznać, że żądanie nakazania pozwanym zaprzestania wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych znakiem L. jest niezasadne w dacie wyrokowania.

Niesprecyzowane co do wysokości żądanie zapłaty odszkodowania zostało cofnięte przez powódkę (k. 87). Pozwani wyrazili na to cofnięcie zgodę (k. 93). Brak jest podstaw do uznania, że cofnięcie pozwu jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.), zatem cofnięcie to okazało się skuteczne. Skuteczne cofnięcie pozwu spowodowało umorzenie postępowania w tym zakresie (art. 355 § 1 k.p.c.), o czym sąd postanowił w wyroku.

Kolejne żądanie pozwu dotyczyło wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 112.000 zł. Żądanie to ma także co do zasady oparcie w art. 296 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Wedle jednolitego obecnie poglądu judykatury (wyrok SN z 24 X 2007r., IV CSK 203/07, OSNC 2009/1/13), unormowanie art. 296 ust. 1 p.w.p. zmieniło charakter roszczenia o wydanie korzyści majątkowej (w porównaniu z poprzednio obowiązującym stanem prawnym) przez zerwanie jego związku z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia. Odesłanie w nim do zasad ogólnych nie obejmuje roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i ogranicza się do roszczenia odszkodowawczego. W obecnym stanie prawnym zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej z jego prawa wyłącznego. Nie musi on więc dowodzić, że uzyskane przez naruszyciela w ten sposób korzyści powiększyłyby jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał naruszyciel.

Bezpodstawnie uzyskana korzyść to jest taki pożytek (zysk) otrzymany na skutek używania cudzego znaku towarowego, który nie ma swojej podstawy prawnej i który nie byłby uzyskany, gdyby naruszyciel nie używał cudzego znaku towarowego bezprawnie. Jako, że roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści na gruncie prawa własności przemysłowej jest tożsame znaczeniowo z roszczeniem przewidzianym w art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.) możliwe jest posłużenie się bogatym dorobkiem orzecznictwa na gruncie tego przepisu oraz jego poprzednika.

Zgodnie ze stanowiskiem SN, wyrażonym na gruncie prawa autorskiego, przedmiotem roszczenia powinny być korzyści rozumiane jako korzyści uzyskane w związku z naruszeniem prawa autorskiego, zysk netto osiągnięty w następstwie nielegalnej eksploatacji utworu, obliczony po potrąceniu wydatków rzeczowych i osobowych poniesionych przez naruszyciela (orzeczenie SN z dnia 6 V 1976r., 4 CR 129/76, OSNCP 1977, nr 2, poz. 27). Zależnie od okoliczności przedmiotem wydania ma być bądź cały zysk, bądź jego część pozostająca w związku przyczynowym z naruszeniem praw (wyrok SN z 22 X 1974r., II CR 406/74, OSPiKA 1976, nr 5, poz. 93, wyrok SN z dnia 19 IX 1975r., I CR 321/75, OSNCP 1976, nr 10, poz. 210).

Z nowszych orzeczeń warto wskazać wyroki Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 7 listopada 2007 roku (I ACa 819/07 LEX nr 519310) oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 listopada 2005 roku (I ACa 1155/05 LEX nr 164631), w których przyjęto, że przez uzyskane korzyści, które mają być wydane, należy rozumieć te korzyści, które naruszający uzyskał w związku z dokonanym naruszeniem prawa autorskiego. Należy zatem owe korzyści utożsamiać z przychodami naruszającego prawa autorskie, które to przychody pozostają nadto w normalnym związku przyczynowym z dokonanym naruszeniem. Uzyskane korzyści, o których mowa w art. 79 ust. 1 prawa autorskiego, nie obejmują zatem nieponiesionych przez naruszyciela kosztów i innych oszczędności poczynionych w jego wydatkach, a dotyczą one jedynie efektywnego (faktycznego) zysku.

Pozwani za pomocą serwisu aukcyjnego eBay sprzedawali towary oznaczone znakiem towarowym L., co do którego prawo ochronne przysługuje powódce. Nie wykazali, aby przysługiwało im jakiekolwiek uprawnienie do tego znaku. Bezprawne używanie cudzych znaków towarowych oznacza, że uprawniona może się domagać od nich wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Korzyści te wyrażają się w zysku netto jaki uzyskali oni ze sprzedaży towarów. Korzyści tej nie uzyskaliby bowiem, gdyby nie naruszyli prawa ochronnego powódki. Wprawdzie podobną korzyść mogliby oni uzyskać ze sprzedaży towarów opatrzonych znakiem towarowym powódki po wyczerpaniu się prawa ochronnego, jednakże korzyść w taki sposób uzyskana nie byłaby bezpodstawna, a zatem powódka nie mogłaby się domagać jej wydania.

Sąd dysponował danymi o przychodach z tytułu sprzedaży kosmetyków L. na kontach należących do każdego z pozwanych. Wielkości te wynikają z dokumentacji nadesłanej przez portal aukcyjny eBay do sprawy karnej. Wprawdzie powódka zarzuciła biegłemu, że ustalił przychód pozwanych w znacznie niższej wysokości niż w sprawie karnej. Zarzut ten okazał się jednak chybiony. W sprawie karnej, chociaż w opisie czynu wskazano przychód pochodzący ze sprzedaży kosmetyków opatrzonych znakiem towarowym L., to ustalono go jako przychód z całej sprzedaży pozwanych. Dotyczył on także kosmetyków nie opatrzonych znakiem towarowym powódki. Łączny przychód ze sprzedaży kosmetyków L. na trzech kontach wyniósł 40.075,98 zł i tak na koncie „n.” 832,50 zł, na koncie „m.” 10.903,05 zł i na koncie „k.” 28.340,43 zł.

Wielkości te nie były przez strony ostatecznie kwestionowane. Biegły ustalił w oparciu o powyższe dane zysk netto każdego z pozwanych. Do obliczenia tego zysku przyjął jednak wskaźnik poziomu kosztów w sektorze przedsiębiorstw prywatnych w 2006 roku zgodnie z rocznikiem statystycznym na poziomie 94,6%. Sam biegły wyjaśnił, że wskaźnik ten nie jest miarodajny dla ustalenia poziomu zysku osiągniętego przez pozwanych z uwagi na specyfikę sprzedaży internetowej. Koszty prowadzenia takiej sprzedaży są niższe.

Podkreślić należy, że niemożność ustalenia zysku jest spowodowana działaniem pozwanych, którzy nie prowadzili księgowości pozwalającej na ustalenie kosztów uzyskania przychodu. Z tego względu nie sposób niemożnością precyzyjnego ustalenia wysokości bezpodstawnie uzyskanych korzyści obarczać powódki.

Jak już wcześniej była mowa roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest tożsame z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Stąd też w sprawie nie da się zastosować wprost przewidzianego w art. 322 k.p.c. ius moderandi. Sąd Najwyższy w uzasadnieniach wyroków z dnia 24 października 2007 roku (IV CSK 203/07, OSNC 2009/1/13) oraz z dnia 24 listopada 2009 roku ( V CSK 71/09, Lex 627240) dopuścił jednak możliwość zastosowania art. 322 k.p.c. do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści przewidzianego w prawie własności przemysłowej w drodze analogi. Analogię, zdaniem Sądu Najwyższego, uzasadnia bliskie podobieństwo tej instytucji z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia. Argument ten jest przekonujący, zwłaszcza że niemożność ścisłego ustalenia wysokości roszczenia, jest najczęściej spowodowana, jak w okolicznościach sprawy, działaniem naruszyciela.

W myśl art. 322 k.p.c. stosowanego per analogiam do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jeżeli nie jest możliwe ustalenie rozmiaru tej korzyści lub jest to nader utrudnione sąd może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Ocena sądu nie może być jednak dowolna, lecz musi być dokonana w oparciu o zasady rozumowania logicznego i całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Sąd dysponował wielkością obrotu kosmetykami na poszczególnych kontach. Nie jest on równoznaczny z zyskiem ponieważ pozwani musieli ponieść koszty celem jego wypracowania. Zysk pozwanych jest różnicą pomiędzy przychodem i tymi kosztami. Jego ustalenie nie jest możliwe z uwagi na brak danych co do kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów tych, w realiach sprawy, należało zaliczyć, co oczywiste, koszty nabycia sprzedawanych produktów. Pozwani musieli zapłacić także prowizję portalowi aukcyjnemu. W postępowaniu karnym nie zabezpieczono kosmetyków opatrzonych znakami powódki, co oznacza ze pozwani zaopatrywali się w nie na bieżąco i w związku z tym nie ponosili znacznych nakładów na ich przechowywanie. Nie twierdzili także, by korzystali z pracowników, stąd też koszty osobowe sprzedaży są niewielkie. Do kosztów niezbędnych do osiągnięcia zysku należało również zaliczyć koszty dostępu do Internetu oraz koszty obciążeń publicznoprawnych. Zdaniem Sądu, uwzględnienie tychże okoliczności pozwala przyjąć koszty uzyskania przychodu na poziomie 70%, co stanowić będzie podstawę zasądzenia odpowiedniej, w rozumieniu art. 322 k.p.c., sumy.

J. B. D. na koncie „m.” uzyskał przychód w łącznej kwocie 10.903,05 zł. Koszty uzyskania przychodu według wskaźnika 70% wynoszą zatem 7.632,13 zł. Po odjęciu tych kosztów od przychodu uzyskujemy kwotę 3.270,92 zł, która stanowi bezpodstawnie uzyskaną korzyść i taką kwotę Sąd zasądził od pozwanego w wyroku. W pozostałym zakresie powództwo o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści zostało oddalone jako bezzasadne.

E. D. na kontach „k.” i „n.” uzyskała przychód w łącznej kwocie 29.172,93 zł. Koszty uzyskania przychodu według wskaźnika 70% wynoszą zatem 20.421,05 zł. Po odjęciu tych kosztów od przychodu uzyskujemy kwotę 8.751,88 zł, która stanowi bezpodstawnie uzyskaną korzyść i taką kwotę Sąd zasądził od pozwanej w wyroku. W pozostałym zakresie powództwo o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści zostało także oddalone jako niezasadne.

Oceniając z kolei żądanie zobowiązania pozwanych do zniszczenia na własny koszt znajdujących się w ich posiadaniu produktów kosmetycznych, opakowań oraz materiałów reklamowych należy wskazać, że jego podstawą prawną jest art. 286 p.w.p., który ma zastosowanie również do znaków towarowych. Zgodnie z nim, sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Działania orzeczone na podstawie art. 286 p.w.p. mają służyć usunięciu skutków naruszenia. Skoro tak istotne jest, aby w dacie orzekania przedmioty te były własnością naruszyciela. Podkreśla to wyraźnie przepis wskazując, że orzeczenie może dotyczyć jedynie będących własnością naruszającego wytworów oraz środków i materiałów. Powódka winna wykazać więc, że na datę zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.) pozwani byli właścicielami przedmiotów, których zniszczenia się domaga. Dowodu tego powodowa spółka nie przeprowadziła. Należy jeszcze raz podkreślić, że przeciwko J. B. D. toczyło się postępowanie karne. W jego trakcie przeszukano pomieszczenia zajmowane przez pozwanych i nie zostały zabezpieczone żadne towary oznaczone znakiem towarowym L.. Towary zakupione przez M. B. pozostają w dyspozycji spółki. Powódka nie twierdziła, aby pozwani nie zaprzestali prowadzenia swojej działalności. Od czasu dokonywania sprzedaży minęło kilka lat. Z całą pewnością faktu posiadania przez pozwanych spornych towarów nie można wywieść z tego, że oferowali oni na portalu aukcyjnym znaczne ilości tychże towarów, które nie zostały przez nich zbyte. Przyjęciu takiego domniemania sprzeciwia się to, że w postępowaniu karnym towarów takich nie odnaleziono. Pozwani zaś mogli nabywać sporny towar już po złożeniu zamówienia przez swoich kontrahentów. W każdym bądź razie brak jest dowodów, że są oni obecnie właścicielami towarów, co do których mogłoby zapaść orzeczenie o zniszczeniu. Roszczenie to nie mogło więc zostać uwzględnione.

Sąd uwzględnił natomiast żądanie zobowiązania pozwanych do złożenia oświadczenia mającego służyć usunięciu skutków naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Skoro, jak ustalono w sprawie, pozwani naruszyli prawo ochronne powódki, to żądanie takie ma swoją podstawę w art. 296 ust. 1 p.w.p. w brzmieniu obowiązującym przed 20 czerwca 2007 roku. Wystarczającą przesłanką jego uwzględnienia jest bezprawne naruszenie prawa do znaku towarowego. Warto wskazać, że roszczenie to ma także walor wychowawczy i prewencyjny. Orzekanie o przeprosinach stanowi przestrogę dla ewentualnych innych podmiotów, które w różny sposób mogły chcieć dokonywać naruszeń praw ochronnych. Daje im bowiem jednoznaczny sygnał, że podmioty, którym przysługują prawa do znaków towarowych monitorują rynek i zwalczają w drodze sądowej przejawy naruszenia praw ochronnych wynikających ze znaków towarowych (tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z 27 IV 2006r., I ACa 1240/05, LEX 214292).

Żądanie powódki nie mogło być uwzględnione w całości w formie i treści przez nią zaproponowanych. Do naruszenia jej praw doszło na skutek sprzedaży internetowej w portalu aukcyjnym eBay, dlatego też ten portal byłby najbardziej odpowiednim forum, na którym przeprosiny takie mogłyby się ukazać. Wówczas czytelny komunikat o naruszeniu praw do znaku towarowego trafiłby do odbiorców towarów sprzedawanych przez pozwanych i zrealizowany byłby najpełniej cel kompensacyjny oświadczenia. Z całą pewnością byłoby to też korzystniejsze z punktu widzenia realizacji celów prewencyjnego i wychowawczego, skoro do potencjalnych naruszeń praw autorskich może dochodzić właśnie za pośrednictwem tego rodzaju portali. Skoro jednak powódka domagała się publikacji w dzienniku „Rzeczpospolita”, to Sąd uznał za wystarczające dla osiągnięcia celu zastosowania tego środka ochrony jednokrotne ogłoszenie w jednym z wydań od poniedziałku do czwartku w wymiarze dwóch modułów. Przy obciążaniu pozwanych obowiązkiem publikacji oświadczenia nie można abstrahować bowiem od kosztów tego typu ogłoszeń tak w wymiarze ogólnym jak i stosunku do rodzaju naruszeń. Obciążenie pozwanych obowiązkiem opublikowania wielokrotnie, w tym w wydaniu weekendowym, ogłoszenia w rozmiarze pięciu modułów, spowodowałoby, że koszty tych ogłoszeń znacznie przewyższałyby uzyskane przez pozwanych korzyści. I jakkolwiek roszczenie o opublikowanie przeprosin ma też skłonić naruszycieli do niepodejmowania tego typu działań w przyszłości, to nie może ono prowadzić do ich finansowego obciążania ponad niezbędną do usunięcia skutków naruszenia potrzebę. Przy podejmowaniu decyzji o formie opublikowania przeprosin należy mieć zawsze na względzie ich koszty.

Sąd zmodyfikował również treść oświadczenia, jako że nie zostało ustalone, że pozwani naruszyli także zasady uczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z żądaniem pozwu, orzekł o umocowaniu powódki do opublikowania ogłoszenia, na wypadek gdyby pozwani nie zadośćuczynili swojemu obowiązkowi w wyznaczonym terminie. W przekonaniu Sądu ustalony wyrokiem miesięczny termin liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku jest odpowiedni do podjęcia czynności mających na celu publikację przeprosin.

W tym miejscu rozważenia wymaga kwestia drugiej z wskazywanych podstaw prawnych odpowiedzialności pozwanych, a mianowicie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jest niekwestionowane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, że w konkretnych okolicznościach może zachodzić zbieg podstaw odpowiedzialności z ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest tak wtedy, gdy czyn naruszający prawo ochronne do znaku towarowego spełnia jednocześnie warunki do uznania go za czyn nieuczciwej konkurencji. Uprawniony może wówczas powoływać się na obie podstawy odpowiedzialności. Zbieg taki wyraźnie dopuszcza art. 1 ust. 2 p.w.p. W takim zakresie, w jakim roszczenia powódki zostały oddalone nie mogłyby być uwzględnione także w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest tak z uwagi na tożsamość środków ochrony przewidzianych obiema ustawami. Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie oraz orzeczenia o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Roszczenia te musiałyby być oddalone z tych samych względów co tożsame roszczenia wywiedzione z prawa własności przemysłowej. Z kolei roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści może być na gruncie u.z.n.k. dochodzone na zasadach ogólnych, a więc na podstawie art. 405 k.c. i nast. Przesłanek bezpodstawnego wzbogacenia na zasadach ogólnych nie udało się powódce wykazać. Rozstrzygnięcie ma jednak znaczenie dla oceny zasadności żądania opublikowania ogłoszenia, w którym powódka domaga się przeproszenia także za czyn nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że powódka mogła się domagać ochrony przewidzianej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co prawda należy ona do kategorii zagranicznych osób prawnych. Stosownie zaś do art. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z przepisów ustawy jedynie na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub na zasadzie wzajemności. Polskę wiąże jednak tzw. Akt Sztokholmski zmieniający Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 roku, zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku, w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku, w Londynie dnia 2 czerwca 1934 roku, w Lizbonie dnia 31 października 1958 roku (Dz. U. z 1975r., nr 9, poz. 51). Wiąże on wszystkie kraje UE. Konwencja ta w art. 2 przewiduje zasadę narodowego traktowania. Natomiast art. 10 bis konwencji nakłada na państwa będące członkami Związku, ustanowionego w Konwencji, zobowiązanie do zapewnienia osobom fizycznym i prawnym państw będących członkami Związku skutecznej ochrony przeciw nieuczciwej konkurencji.

Aby jednak uzyskać ochronę przewidzianą ustawą powódka powinna wykazać, że pozwani dopuścili się względem niej czynu nieuczciwej konkurencji bądź odrębnie stypizowanego ustawą bądź podpadającego pod ogólną formułę deliktu nieuczciwej konkurencji. Obecnie w doktrynie dominuje stanowisko, że każde zachowanie, aby wypełniać znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, musi spełniać ogólne kryteria tego czynu określone w art. 3 ustawy – zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 XI 2007r., V ACa 724/07, LEX 519293). Pogląd ten znajduje także odzwierciedlenie w celu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który art. 1 definiuje jako zwalczanie i zapobieganie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Czynu nieuczciwej konkurencji mogą się zatem dopuścić jedynie podmioty konkurujące na rynku. W świetle art. 3 u.z.n.k. kwalifikacja konkretnego zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji nie może abstrahować od oceny, jakie skutki naruszenie wywiera na stosunki gospodarcze, korzyści jakie z niego osiąga jego sprawca bądź uszczerbku, który przynosi ono podmiotom konkurującym lub klienteli.

Zdaniem Sądu Okręgowego, w sprawie nie zostało wykazane, że zachowanie pozwanych naruszało lub zagrażało interesowi powódki lub klientów, zatem nie można uznać, że dopuścili się oni czynu nieuczciwej konkurencji.

Analizując zarzut, że zachowanie pozwanych godziło w renomę wysokiej jakości produktów powódki, Sąd uznał go w okolicznościach sprawy za nieuprawniony i to abstrahując nawet od jakości kosmetyków przez nich sprzedawanych, której w sprawie nie ustalono. Nie była kwestionowana wysoka jakość produktów powódki, która przekłada się także na ich cenę. Nie było też sporne, że pozwani oferowali swoje produkty po cenach kilkakrotnie niższych niż inne oferty rynkowe tychże produktów. Trzeba pamiętać, że cena jest wyznacznikiem kręgu odbiorców produktów. Biorąc pod uwagę kilkukrotną różnicę w cenach produktów nie sposób uznać, że ich nabywcy zakupiliby towary produkowane przez powódkę i w tym nie mogło się przejawiać naruszenie lub nawet zagrożenie jej interesu. Należy również pamiętać, że pozwani nie opatrywali towarów znakiem towarowym, do którego prawo przysługuje powódce, a jedynie sprzedawali opatrzone już tym znakiem towary.

Zagrożenia interesu powódki nie mogą dowodzić negatywne komentarze na eBayu udokumentowane przedłożonymi przez nią wydrukami. Podkreślić trzeba, że przeważają zdecydowanie komentarze pozytywne, a świadczyć to może jedynie o tym, że produkty nabywały osoby, które nigdy nie zetknęły się z oryginalnymi produktami powódki i nie miały żadnego porównania. Osoby te nie miały także zastrzeżeń, co do jakości zakupionych produktów. Osoby, które z oryginalnymi produktami się zetknęły, biorąc pod uwagę różnicę cenową, z całą pewnością orientowały się w rodzaju oferowanych produktów. Natomiast komentarze negatywne zawierają wzmianki o nieoryginalności produktu, zatem dowodzą, że osoby, od których komentarze pochodzą, nie miały trudności w ocenie produktów jako niepochodzących od powódki.

Brak jest także w sprawie podstaw do ustalenia, że działania pozwanych naruszyły interes klienta.

Stąd też nie można było uwzględnić powództwa również na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd oddalił wniosek powódki o przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego. Biegły sporządzający opinię w sprawie wypowiedział się co do tego, że nie ma możliwości ustalenia rzeczywistego zysku z uwagi na brak danych pozwalających na ustalenie kosztów uzyskania przychodu. Powódka oceny tej skutecznie nie zakwestionowała. Stąd też powołanie kolejnego biegłego nie było konieczne, jako że dotychczas przeprowadzony dowód z opinii biegłego nie wymagał uzupełnienia. Powódka nie zgłosiła zresztą zastrzeżeń w trybie art. 162 kpc, co do oddalenia jej wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego.

Nie udało się w toku postępowania ustalić wartości przedmiotu sporu w zakresie żądania zakazania pozwanym wprowadzania do obrotu kosmetyków zaopatrzonych znakiem towarowym L., co obligowało sąd, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167 poz. 1398 z późń. zm), do ustalenia opłaty ostatecznej w kwocie nie wyższej niż 5.000 zł. Zdaniem Sądu opłata ostateczna w wysokości 800 zł jest adekwatna w stosunku do stopnia zawiłości sprawy oraz społecznej doniosłości rozstrzygnięcia i na taką kwotę Sąd opłatę tę ustalił.

Orzeczenie o kosztach procesu jest konsekwencją tego, w jakim zakresie każda ze stron uległa przeciwnikowi (art. 100 k.p.c.). Porównując zakres żądań uwzględnionych przez Sąd z tymi jakie powódka kierowała przeciwko pozwanym Sąd uznał, że wygrała ona sprawę jedynie w 30%. W sprawie należało mieć również na względzie zasadę, że współuczestnicy sporu zwracają koszty procesu w częściach równych (art. 105 § 1 k.p.c.). Sąd nie znalazł podstaw do odstąpienia od tej zasady, albowiem nie zachodzą znaczne różnice w udziale pozwanych w sprawie, w szczególności w zakresie uwzględnionych w stosunku do każdego z współpozwanych roszczeń.

Pozwani ponieśli w sprawie koszty udziału adwokata (4.400 zł) oraz opłaty od udzielonego w sprawie pełnomocnictwa (34 zł). Łącznie zatem te koszty wyniosły 4.434 zł. Pozwanych reprezentował ten sama adwokat, uzasadnione było zatem przyjęcie jednego wynagrodzenia (por. uchwałę SN z 30 I 2007r., III CZP 130/06, OSNC 2008/1/1 i powołane w niej inne orzeczenia). Sąd nie znalazł też podstaw by z tego tytułu podwyższyć stawkę minimalną (§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (Dz. U. nr 163 poz. 1348). Z reprezentowania dwóch pozwanych nie wynikał większy nakład pracy pełnomocnika z uwagi na tożsamość podstawy faktycznej i prawnej powództwa oraz tożsamą w zasadzie koncepcję obrony. Sprawa niniejsza nie była bardziej skomplikowana niż inne sprawy toczące się na skutek naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych. Poza tym Sąd wziął pod uwagę okoliczności, o których mowa w art. 109 § 2 kpc, a mianowicie, że czynności podjęte w sprawie przez pełnomocnika nie wymagały znacznego nakładu pracy (pełnomocnik sporządził tylko jedno merytoryczne pismo procesowe, nie brał udziału w rozprawie przed sądem wezwanym, a jego czynności na rozprawach przed Sądem Okręgowym ograniczały się w zasadzie do popierania stanowiska zaprezentowanego w odpowiedzi na pozew) oraz że wkład pełnomocnika w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy także nie był znaczny (w dużej mierze sąd nie podzielił jego argumentów mających służyć obronie pozwanych, a nieuwzględnienie powództwa uzasadnione było z innych przyczyn niż przez niego wskazywane).

Powódka w sprawie poniosła koszty adwokackie (4.400 zł), opłaty skarbowej (17 zł), opłaty od pozwu (8.290 zł) oraz wydatki związane z opinią biegłego (987,66 zł – k. 358, 31,86 zł – k. 333 i 477,90 zł, k. 406 i 31,86 zł – k. 406). Łącznie zatem te koszty wyniosły 14.276,28 zł. Sąd nie znalazł również podstaw do podwyższenia wynagrodzenia adwokackiego pełnomocnika powódki, skoro ani jego nakład pracy ani wkład w przyczynienie się do jej wyjaśnienia nie były znaczne. O znaczności nakładu pracy pełnomocnika nie może świadczyć tylko obszerność pism procesowych (dalsze, poza pozwem, pisma procesowe w zasadzie stanowią powtórzenie jego argumentacji), w których pełnomocnik przytacza regulacje prawne obowiązujące na gruncie prawa własności przemysłowej, skoro argumenty przytoczone w tych pismach nie zostały w znacznej mierze uwzględnione przy rozstrzyganiu sprawy.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego została ustalona stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu, a mianowicie na podstawie § 6 pkt 6 (w zakresie roszczeń pieniężnych) oraz § 10 ust.1 pkt 18 (w zakresie pozostałych roszczeń).

Razem koszty, które poniosły w sprawie strony zamknęły się kwotą 18.750,28 zł. Powódka powinna ponieść 70% tej kwoty, a zatem 13.125,20 zł. Różnica pomiędzy tą kwotą, a kosztami faktycznie przez nią poniesionymi (1.151,08 zł) podlega zasądzeniu na jej rzecz od pozwanych, a skoro pozwani nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności co do istoty sprawy (art. 105 § 2 k.p.c) i nie istnieją podstawy do różnicowania ich udziału w zwrocie kosztów, powinni zwrócić powódce te koszty po połowie (art. 105 § 1 k.p.c.), a zatem w kwocie 575,54 zł.